Peut-on utiliser une marque déjà déposée ?

La contrefaçon se définit comme la reproduction, l’imitation ou l’utilisation d’un droit de propriété intellectuelle sans l’autorisation de son propriétaire. Ainsi, le fait d’utiliser une marque déposée par un tiers, vous rend potentiellement coupable de contrefaçon.

Contrefaçon par reproduction : utiliser une marque identique

En reproduisant la marque d’un tiers sans son autorisation, l’on risque d’être attaqué en contrefaçon par celui-ci. Mais en principe, il faut que la marque ait été utilisée pour des produits ou services identiques (ou très proches) de ceux visés dans le certificat d’enregistrement. Ainsi, si la marque litigieuse désigne uniquement les vêtements et que vous l’utilisez pour vendre des boissons, il n’y a pas de risque de confusion. A l’inverse, si vous l’utilisez sur des tee-shirts ou des casquettes (mêmes promotionnels), il s’agit d’une contrefaçon par reproduction et vous pourriez être attaqué en justice.

Certains espèrent contourner ce problème en apportant de légers changements à la marque. Il existe d’ailleurs un mythe selon lequel 5 ou 7 éléments de différenciation entre deux signes / logos seraient nécessaires pour écarter la qualification de contrefaçon. Cette idée est totalement erronée. En effet, la simple imitation de la marque peut également constituer une contrefaçon.

Contrefaçon par imitation : utiliser une marque modifiée

L’article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle permet à un titulaire de marque d’agir en contrefaçon même si sa marque n’a pas été reproduite à l’identique. L’idée est de sanctionner le stratagème consistant à éviter de reproduire une marque déposée, au profit d’un signe très ressemblant. Par exemple, dans les années 1920, un tribunal a condamné des commerçants qui utilisaient la dénomination « Aux Galeries Layettes » (pour imitation de la marque « Aux Galeries Lafayette »).

Dans ce cas, le titulaire de la marque doit prouver qu’il existe un risque de confusion (ou du moins un risque d’association) dans l’esprit du consommateur d’attention moyenne. Les juges vont notamment procéder à une comparaison des deux signes pour apprécier les ressemblances visuelles, phonétiques et/ou intellectuelles. Un exemple célèbre de contrefaçon par imitation intellectuelle est l’affaire de « La vache sérieuse ». La marque constituait une imitation frauduleuse de « La vache qui rit ».

Utiliser une marque de manière illicite

Dans certains cas, l’usage de la marque d’un tiers peut constituer un acte de contrefaçon. C’est notamment le cas en matière publicitaire. Ainsi, la pratique des marques d’appel est condamnable. Dans ce cas, un vendeur met en avant une marque déposée dans une publicité pour attirer de nouveaux clients. Mais il n’a pas suffisamment de stock des produits de la marque utilisée pour répondre à la demande potentielle. L’idée est d’utiliser une marque pour détourner une clientèle.

En revanche, un usage « hors de la vie des affaires » ne pourra a priori pas être condamné. Par exemple, les journalistes peuvent citer une marque déposée à des fins d’information. De même, il est possible, sous certaines conditions, de parodier une marque enregistrée. Mais bien entendu, le parodiste ne doit pas être un concurrent, et son objectif doit être légitime (il ne doit pas tirer de profit de la caricature).

Conclusion : bonne foi et contrefaçon

Enfin, il est important de relever que devant les tribunaux civils, la bonne ou mauvaise foi du contrefacteur est indifférente. Le fait d’ignorer l’existence d’une marque déposée ne peut être invoqué comme moyen de défense.

Par conséquent, pour éviter d’utiliser (et de contrefaire) une marque antérieure notamment lors d’un lancement d’entreprise et/ou de nouveaux produits, il est fondamental de vérifier la disponibilité du nouveau nom. Il faut ainsi réaliser des recherches de similitudes parmi les marques antérieures.

De même, si vous recevez un courrier de mise en demeure d’un concurrent et/ou de son avocat, ne l’ignorez pas. Il s’agit souvent d’une première étape avant une attaque en justice. Il conviendra d’étudier le bien-fondé de la demande avant de répondre. Et il est préférable de ne pas utiliser la marque litigieuse pendant la durée de la procédure.  Pour ne pas faire de faux pas, faites-vous accompagner par un conseil spécialisé.