Qui peut être titulaire d’une marque ?

  Quelle personne peut devenir titulaire d’une marque ? Cette question est posée régulièrement aux Conseils en Propriété Industrielle. Le choix du titulaire d’une marque dépend des objectifs des créateurs puisqu’il engendre des conséquences juridiques et économiques. Plusieurs options s’offrent aux entrepreneurs : le titulaire d’une marque peut être une personne physique, une personne morale, un particulier pour le compte d’une société en cours de formation, ou encore plusieurs personnes en copropriété.  

La personne physique, titulaire d’une marque

Les particuliers, les commerçants et artisans possédant une entreprise individuelle et les indépendants ayant une profession libérale, ont le droit d’être propriétaires d’une marque. Les créateurs optent souvent pour cette solution quand ils sont seuls aux manettes d’une activité, ou quand ils n’ont pas encore créé de société. Il faut dire qu’elle apporte des avantages :

• L’entrepreneur est l’unique propriétaire de la marque.
• Il reste titulaire de la marque, même s’il quitte sa structure.
• Si le créateur concède une licence de marque à son entreprise ou à un tiers, des redevances peuvent lui être reversées.

Le revers de la médaille intervient au moment d’un litige. Sans licence, seul le propriétaire de la marque peut initier une action en contrefaçon, alors que c’est l’entreprise qui utilise la marque. Les dommages et intérêts perçus peuvent par conséquent être moins élevés que si la société est titulaire de la marque, car c’est elle qui subit le préjudice commercial. La structure a parfois la possibilité d’agir en concurrence déloyale et d’obtenir réparation. Ce préjudice est toutefois plus compliqué à prouver. Par ailleurs, la concession d’une licence est importante car, en principe, la marque doit être utilisée par son titulaire ou par un tiers autorisé. En l’absence de licence, la marque pourrait être considérée comme inexploitée par son titulaire, et risquer la déchéance pour non usage.

La société, titulaire d’une marque

Dans ce contexte, la personne morale est propriétaire de la marque. Cette décision est fréquemment prise par le dirigeant créant une société avec un ou plusieurs associés ou projetant de développer sa structure. Les personnes morales comprennent les sociétés commerciales (SARL, SA, SAS…), civiles (SCI, GAEC, SCP…), les GIE, les fondations, les associations, les syndicats, les collectivités territoriales, les établissements publics, l’État… Les avantages de cette titularité sont les suivants :

• Dans le cadre d’une action en contrefaçon, la société pourra obtenir des dommages et intérêts ;
• Si la marque est exploitée par la société directement, il n'est pas nécessaire de faire de contrat de licence (le risque de déchéance est bien plus faible) ;
• La marque devient un actif de la société et est valorisable comptablement.

Il y a un bémol à cette situation : si le dirigeant quitte ou est évincé de sa société, il n’a pas la possibilité « d’emporter » la marque avec lui.

Un particulier, propriétaire d’une marque pour le compte d’une société en cours de formation

Il s'agit d'un cas particulier du droit français: une société en cours de formation peut déposer une marque. En réalité, c’est son créateur qui effectue les démarches de dépôt, pour son compte. Dès que la société est créée, la société peut régulariser le dépôt auprès de l’INPI pour devenir officiellement titulaire de la marque. Pour ce faire, elle doit impérativement faire une inscription de rectification, en joignant les documents suivants :

• Les statuts de la société mentionnent en principe dans une annexe dédiée la reprise de la marque au nom et pour le compte de la société avant son immatriculation. A défaut d’un tel document, une décision à la majorité des associés énonce la reprise de la propriété de la marque par la société ;
• Un extrait K-BIS de moins de 3 mois
• Une lettre adressée à l’INPI pour expliquer le changement

Cette situation présente un inconvénient majeur : tant que la régularisation n'a pas été faite, la marque n'a pas de vrai titulaire et ne peut donc pas être défendue. La situation peut également être problématique si la société n'est finalement pas créée. Dès lors, cette option est recommandée aux personnes qui sont sûres de créer leur société. S'il s'agit d'un projet vague, il est préférable de déposer directement par la personne physique.

Les cotitulaires d’une marque

Une marque peut également avoir plusieurs propriétaires. Elle est donc détenue en copropriété par des personnes physiques et/ou morales. Cette alternative n’est pas idéale en raison du régime de l’indivision la régissant. En effet, les décisions importantes relatives à la marque doivent être prises à l’unanimité (notamment la cession de la marque, son abandon ou la concession de licence…). Il est nécessaire d’établir un règlement de cotitularité pour éviter les obstacles pour exploiter et gérer la marque. N'hésitez pas à contacter un professionnel de la PI pour faire le bon choix en matière de titularité de marque. MàJ: 04/11/2022