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Mal déposer sa marque : quels risques ?

Qu’est-ce qu’une marque mal déposée ?

C’est une marque pour laquelle le titulaire a fait au moins l’une des erreurs suivantes (cumulables, et malheureusement souvent cumulées par les déposants) :

La marque n’est pas distinctive

Cela signifie que le nom choisi par le titulaire n’est pas suffisamment arbitraire, et qu’il ne permet pas de le différencier de ses concurrents. En effet, une marque forte juridiquement est une marque qui n’a aucun lien direct avec le produit ou le service proposé. Par exemple, on ne peut pas enregistrer la marque “chaise” ou “chair” pour une gamme de chaises ou autre types d’assises.

Mais la marque ne doit pas non plus décrire une caractéristique essentielle du produit ou du service proposé à sa clientèle. Par exemple, “éco” ou “chic” ne sont pas des marques déposables pour la plupart des produits et services, car elles décrivent une de leurs caractéristiques, à savoir qu’ils ne sont pas chers, ou au contraire haut de gamme.

Ce genre de marque est appelé “marque descriptive”. Non seulement elles ne sont en principe pas protégeables au sens du droit des marques, mais si par extraordinaire elles sont enregistrées, elles sont la plupart du temps indéfendables : comme le terme utilisé doit rester à la disposition de tous les acteurs du secteur, il n’est pas possible de réclamer un monopole dessus. Il n’est donc par extension pas possible d’empêcher un concurrent d’utiliser le même terme pour ses produits ou services. La marque perd donc tout son intérêt, puisque nous rappelons que le but principal d’une marque est de s’octroyer un monopole sur un nom en lien avec des produits et services. En savoir plus sur la distinctivité de la marque.

La marque n’est pas disponible

C’est le cas lorsqu’elle a déjà été enregistrée par un tiers, ou bien qu’une marque très proche existe déjà, générant un risque de confusion pour le consommateur. La marque est alors très fragile et peut être attaquée à tout moment. En effet, un tiers titulaire d’une marque antérieure peut agir dès le moment de votre dépôt s’il en a connaissance, grâce à la procédure d’opposition devant l’INPI ou l’EUIPO. Mais il peut également agir après l’enregistrement de votre marque devant les tribunaux. L’action est en pratique presque imprescriptible, puisque le titulaire antérieur dispose d’un délai de 5 ans pour agir, à compter du jour où il a connaissance de l’existence de votre marque. Or, c’est à vous de prouver qu’il en a eu connaissance, et cette preuve est très difficile à rapporter. En général, il faut des échanges de courriers entre vous au sujet de la marque, suite auxquels l’adversaire n’a pas introduit d’action pendant 5 ans.

Le libellé est mal rédigé

Le libellé est la liste des produits et services couverts par la marque. C’est lui qui détermine l’étendue de la protection de celle-ci. S’il est mal rédigé et/ou si les classes sont mal choisies, il peut faire courir des risques importants à son titulaire, ou bien la protection de la marque peut carrément être réduite à néant. Il n’est pas rare de voir des titulaires de marques qui ne sont en fait pas protégés du tout, quand bien même ils l’ont déposée à l’INPI.

Quels sont les risques ?

Pour une marque non distinctive

Le risque principal est que la demande de marque sera rejetée. Comme les offices ne remboursent en général pas les taxes de dépôt une fois qu’elles ont été payées, vous perdrez donc cette somme.

Si toutefois la marque est enregistrée, la protection sera si minime que vous ne pourrez l’opposer à personne. Votre marque sera donc un écran de fumée, juridiquement inutilisable et donc invalorisable.

Pour une marque non disponible

Les conséquences financières d’une action d’un tiers peuvent être désastreuses : destruction de produits, de supports de communication, perte des investissements réalisés sur la marque, dommages et intérêts au profit du titulaire, frais de justice… Sans compter la potentielle perte de crédibilité auprès de la clientèle. Il est donc nécessaire de procéder, avant le dépôt, à des recherches d’antériorités afin de s’assurer de la liberté d’exploitation de la marque et s’éviter ce genre de déboires.

Pour un libellé mal rédigé

Deux cas de figure :

Le plus grave : le libellé ne vise pas du tout votre activité. Dans ce cas, la marque ne vous confère aucune protection, elle ne sert strictement à rien. Vous ne pourrez sans doute pas la valoriser à l’avenir, et essayer de la vendre à un repreneur sera peine perdue. Vous ne pourrez pas la défendre ni empêcher quelqu’un de l’utiliser dans votre secteur d’activité. Ce cas de figure est beaucoup plus courant qu’il n’y parait, car les déposants font le choix de recopier des libellés pré-rédigés par l’INPI, qui ne correspondent souvent pas à leur activité, sans savoir qu’il est possible de rédiger son libellé soi-même, ni posséder les techniques rédactionnelles pour le faire.
Moins grave, mais potentiellement gênant : votre marque vise des libellés très larges, souvent proposés par l’INPI, qui entrent en conflit avec des marques antérieures alors même que les produits et services litigieux ne vous intéressent pas. Exemple : une restauratrice dépose sa marque de manière large pour les produits alimentaires et les services de restauration. En réalité, elle ne prévoit d’exploiter sa marque que pour les services de restauration, et ne compte pas vendre de produits alimentaires (boissons, biscuits, gâteaux…) portant sa marque. Elle est attaquée par un gros industriel de l’agro-alimentaire spécialisé dans la fabrication de biscuits. Lui aussi a une marque avec un libellé large, qui vise également les services de restauration. Il demande le retrait total de la marque. En creusant les registres, nous nous rendons compte que cet industriel n’attaque jamais les dépôts de marques qui ne contiennent que les services de restauration. Par contre, il attaque systématiquement les dépôts qui contiennent les biscuits. Conclusion : si la restauratrice n’avait pas essayé de protéger sa marque pour des produits alimentaires, et s’était cantonnée à son coeur de métier, alors elle aurait pu conserver sa marque. Aujourd’hui, elle a du changer de nom. Cette situation est fréquente, et attire inutilement l’attention de titulaires de droits antérieurs, qui n’auraient pas agi si le libellé avait été plus ciblé.

La rédaction du libellé est sans doute l’élément le plus stratégique du dépôt de marque. Il ne faut pas le laisser au hasard, et il est toujours préférable de demander à un Conseil en Propriété Industrielle de le rédiger.

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