Distinctivité et descriptivité
Parmi les conditions que doit remplir une marque lors de son dépôt, on trouve l’exigence de distinctivité : une marque ne peut être descriptive, sans quoi les produits qu’elle désigne ne pourraient être distingués de ceux de la concurrence.
Qu’est-ce qu’une marque descriptive ?
Une marque descriptive ne permet pas de différencier le produit concerné des autres produits concurrents car elle le désigne par son nom commun, ou par l’une de ses qualités essentielles : ces termes doivent rester disponibles pour l’ensemble des opérateurs d’un marché. Par exemple, le nom « Assiette » ne pourra pas être utilisé en tant que marque pour une entreprise fabriquant des assiettes. Cet exemple illustre lien direct entre le nom choisi et le produit ; la marque décrit directement le produit visé. De même, la marque ne peut pas être constituée d’une caractéristique essentielle d’un produit ou service. Par exemple, l’expression « bon marché » ne saurait être utilisée pour désigner une marque de vêtements à bas prix, ou encore le mot « tranchant » pour désigner des couteaux. Enfin, dans le cadre d’une marque figurative, le signe ne peut représenter directement le produit concerné.
Ces trois catégories de signes dépourvus de distinctivité sont précisées dans le code de la propriété intellectuelle, dont l’article L711-2 dispose que :
« Sont dépourvus de caractère distinctif :
- Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ;
- Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service ;
- Les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle. »
En revanche, n’importe quel terme peut être utilisé pour désigner un produit totalement différent, quand bien même ce terme serait utilisé dans le langage courant. Ainsi, le mot « assiette » pourra être utilisé pour une marque de vêtements, ces deux notions n’ayant aucun lien.
Marque arbitraire et distinctivité
A l’inverse d’une marque descriptive, une marque arbitraire ne présente pas de lien avec le produit ou service concerné. Les possibilités sont alors multiples, allant d’un nom commun sans lien avec les produits ou services visés, à un acronyme, un nom de famille ou encore un terme inventé.
Même si opter pour une marque arbitraire s’avère bien souvent la meilleure option, il est souvent possible de contourner un refus lors d’un dépôt d’une marque descriptive : il suffit pour cela de rajouter un élément distinctif, par exemple un logo. L’ajout d’un logo ou d’un dessin rend en principe la marque assez distinctive pour être validée par l’INPI, mais la protection accordée n’est pas du même ordre. Seul le logo sera réellement protégé et le nom en lui-même ne pourra pas être réellement défendu.
Acquisition et perte de distinctivité
Une marque distinctive le jour de son dépôt peut devenir descriptive ultérieurement : on parle alors de dégénérescence de la marque. L’hypothèse est rare mais survient lorsque l’usage d’une marque est tel qu’elle devient un nom commun pour désigner le produit concerné. L’exemple le plus connu est celui de la marque « Piña Colada », un terme désormais couramment utilisé pour désigner un cocktail, alors même qu’il s’agissait à l’origine d’une marque. En cas de dégénérescence, une action en déchéance peut être intentée et faire perdre tout droit sur la marque.
A l’inverse, une marque peut acquérir sa distinctivité avec le temps dès lors que les consommateurs la considèrent comme telle. La marque « vente-privee.com » en est l’illustration même. Le terme « vente privée » ne comporte en lui-même aucune distinctivité pour des services de vente en ligne, mais la Cour d’Appel de Paris a jugé en 2014 que cette expression était perçue par le public comme faisant référence aux services d’une entreprise en particulier, ce qui suffit à la qualifier de marque. Elle a donc pu être enregistrée, grâce à une acquisition de la distinctivité par l’usage.