La marque aux États-Unis

Comment déposer sa marque aux États-Unis ? Lorsqu’une entreprise étend son activité aux USA, la protection de sa marque dans ce pays s’impose.

Plusieurs systèmes existent pour protéger une marque en Amérique du Nord. Deux solutions s’offrent, en effet, aux structures désireuses de tenter l’aventure américaine : déposer directement une marque aux USA ou désigner ce territoire dans un dépôt de marque internationale.

Quelle option choisir pour sécuriser ses produits et services ? Comment procéder aux dépôts ? Quelles sont les conditions ?

Le dépôt national de la marque aux États-Unis

L’Office américain des marques et des brevets (USPTO – United States Patent and Trademark Office) propose deux types de dépôts basés sur l’usage et deux sortes d’enregistrement.

Le dépôt sur la base de l’intention d’usage ou « Intent-to-Use Application »

Il est possible de protéger une marque déposée sur le Registre Principal (offrant une protection optimum pour une marque distinctive), alors qu’elle n’a pas été exploitée sur le marché américain, mais qu’elle le sera à l’avenir. Au moment du dépôt, le titulaire déclare sur l’honneur qu’il a l’intention de débuter l’exploitation sérieuse de sa marque dans les six mois de la date du dépôt. Cette marque bénéficie d’une protection de 10 ans, renouvelable indéfiniment, sous réserve de régler les taxes de renouvellement.

Après le dépôt, l’USPTO transmet un avis d’acceptation (« Notice of Allowance) au propriétaire. L’office publie ensuite la marque pour permettre au tiers intéressé de déposer une opposition. Un délai de 6 mois démarre à partir de la date de la notification de l’avis.

À son expiration, deux situations sont envisageables :

• le déposant a utilisé sa marque aux USA. Il informe l’Office américain, qui enregistrera définitivement la marque ;
• le titulaire n’a pas utilisé sa marque pour des motifs « légitimes ». Il demande alors la prorogation du délai par tranches de 6 mois, dans une limite de 3 ans à partir de la transmission de l’avis. L’USPTO procède à l’enregistrement dès qu’il reçoit la preuve de l’usage de la marque.

Le dépôt fondé sur l’usage antérieur ou « Use in Commerce Application »

Ce système de protection permet d’avoir le monopole d’exploitation d’une marque et donc un enregistrement rapide. Le déposant doit cependant apporter la preuve de l’usage de la dénomination ou du signe à la date du dépôt. Cette preuve est parfois difficile à fournir. En effet, le titulaire a l’obligation de délivrer la preuve de l’utilisation antérieure effective par des spécimens (vente au public de produits et services sous cette marque ou publicités mentionnant ladite marque).

L’USPTO admet la preuve de l’usage d’une marque quand :

• la marque est inscrite sur les produits ou l’emballage des articles ou qu’elle est reliée aux produits et services ;
• et que les produits et services sur lesquels est apposée la marque sont vendus dans deux États minimum aux USA.

Après avoir fourni ces justificatifs, la procédure de dépôt continue jusqu’à l’enregistrement de ladite marque.

Un enregistrement fédéral de marque auprès de l’USPTO permet d’être protégé dans tous les États-Unis. Un dépôt sur le registre principal (« principal register ») donne une protection optimale quand le titulaire apporte la preuve d’un usage continu de la marque durant 5 ans et que le signe est distinctif (non descriptif des produits et services visés). Si la marque n’est pas suffisamment distinctive, son enregistrement pourra se réaliser sur le registre additionnel (« supplemental register ») conférant une protection limitée (absence de présomption de titularité de la marque).

Une alternative au dépôt national : le déposant peut opter pour la marque internationale.

Le dépôt de la marque internationale visant les USA

Le titulaire peut étendre sa marque française par le biais d’une marque internationale désignant les États-Unis auprès de l’OMPI (Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle). Réaliser ce dépôt dans le délai de priorité de 6 mois permet de bénéficier de la date de dépôt de la marque française et de s’opposer à un éventuel dépôt concurrent effectué dans l’intervalle.

L’OMPI traduit la demande en anglais et procède au dépôt auprès de l’USPTO.

Ce dépôt se base sur l’intention d’usage et nécessite une déclaration d’intention d’usage, qui n’est pas accompagnée de preuves. Les premières preuves devront être communiquées la sixième année suivant l’enregistrement de la marque. Elle est protégée durant dix ans et renouvelable éternellement, si elle est exploitée.

La difficulté du système américain sera vite dépassée avec l’aide d’un Conseil en Propriété Industrielle et un choix de dépôt judicieux en découlera.