« Au secours, on m’a volé ma marque !! » 5 conseils pour récupérer votre marque

Le « vol de marque », bien que cette expression ne soit pas consacrée en droit, signifie qu’un tiers a déposé avant vous la marque que vous exploitez. Et cela est souvent perçu comme un vol par l’utilisateur légitime.

Vous avez commencé à utiliser une marque mais vous n’avez pas pensé à l’enregistrer ? Un concurrent l’a déposée avant vous, et vous ne savez pas comment la récupérer ? Voici quelques pistes pour vous aider.

Comment régler à l’amiable un problème de vol de marque

Vérifiez vos droits antérieurs

Vous n’avez jamais déposé de marque ? Qu’à cela ne tienne, vous êtes peut être quand même titulaire de droits antérieurs opposables… En effet, les noms de domaine et les dénominations sociales sont des droits opposables à une marque postérieure.

Mais attention ! Le nom de domaine et la dénomination sociale, pour être opposés valablement à un tiers, doivent être exploités dans le domaine considéré. Dans le cas du nom de domaine, cela signifie qu’un site actif doit y être visible, en lien avec les produits et/ou services couverts par la marque. Quant à la dénomination sociale (ie, le nom de la société enregistré au greffe), elle doit être utilisée par une société proposant des produits ou services identiques ou similaires à ceux couverts par la marque litigieuse.

Enfin, vérifiez bien la liste des produits et/ou services couverts par la marque en cause. Inutile de vous offusquer du dépôt d’une marque de croquettes pour chien si vous êtes vous-même maroquinier ! Le principe de spécialité permet en effet à 2 marques identiques de coexister si elles visent des activités totalement différentes.

Déterminez la bonne (ou mauvaise) foi du déposant

Il faut ensuite s’interroger sur la bonne/mauvaise foi du titulaire de la marque. Peut-être a-t-il pensé au même nom que vous et l’a déposé sans avoir connaissance de votre existence. Cela arrive souvent, puisque les mêmes idées de marques reviennent souvent (en particulier sur les jeux de mots, par exemple), et il se peut que d’autres aient eu la même idée.

Si par contre il semble évident que le titulaire de la marque l’a déposée pour vous faire du tort, ou bien pour en tirer une coquette somme en vous la revendant, cela peut constituer un argument de poids (cf ci-dessous).

La bonne ou mauvaise foi du déposant permettra de donner le ton de votre lettre de mise en demeure. Elle peut par ailleurs simplifier (ou au contraire compliquer) les négociations à venir.

Notez enfin que la bonne foi du déposant ne lui permettra pas de conserver sa marque si vous avez des droits valables à lui opposer.

Envoyez une mise en demeure

La lettre de mise en demeure est le préalable indispensable à toute action en vue de récupérer votre marque.

En effet, le vol de marque, une fois porté à la connaissance du titulaire, peut l’amener à s’excuser platement et à vous restituer la marque sans difficulté. Cela fonctionne essentiellement quand le dépôt a été fait de bonne foi.

Toutefois, en cas de mauvaise foi, cette lettre peut ne pas suffire et il faut passer à l’étape supérieure.

Vol de marque : comment la récupérer ?

Il n’existe pas à proprement parler d’action en récupération de marque. Il n’est en effet pas possible de forcer un titulaire à vous vendre la marque. Mais d’autres actions existent. Ces actions ne permettant pas de récupérer à votre compte la marque déposée, nous vous recommandons en parallèle de la redéposer à votre nom.

Formez opposition dans le délai

Si vous vous rendez compte suffisamment tôt du vol de marque, vous pouvez introduire une opposition devant l’INPI. En effet, depuis peu, la procédure est ouverte aux titulaires de noms de domaine et de dénominations sociales (entre autres).

L’opposition permet d’obtenir le rejet de la demande d’enregistrement d’une marque. Si vous obtenez gain de cause, la marque ne sera pas enregistrée.

Toutefois, vous ne pouvez former opposition que dans un délai court, qui dure 2 mois à compter de la publication de la marque en cause.

En savoir plus sur la procédure d’opposition.

Heureusement, si vous manquez le délai d’opposition, vous pouvez désormais vous rabattre sur la procédure d’annulation.

Faites annuler la marque litigieuse

Depuis avril 2020, il est possible d’obtenir l’annulation d’une marque devant l’INPI. Jusqu’ici, cette action devait être portée devant les tribunaux, et elle était de ce fait peu utilisée.

Désormais, en peu de temps et pour une somme assez modique (surtout comparée au prix et à la durée d’une action en justice), vous pouvez faire annuler la marque adverse. Vous devez alors prouver qu’elle porte atteinte à vos droits antérieurs (tels que dénomination sociale et nom de domaine).

L’action en annulation permet également d’invoquer la mauvaise foi, ce qui peut s’avérer décisif. Par exemple, vous dévoilez votre nouveau nom de marque dans un salon mais vous ne pensez pas à le protéger. Un concurrent direct, qui a un stand sur le même salon, découvre votre marque et décide de la déposer dans les jours qui suivent le salon. La mauvaise foi est flagrante et jouera en votre faveur.

En savoir plus sur la procédure en annulation de marque.

En bref, si vous êtes victime d’un « vol de marque », il se peut que vous disposiez de droit antérieurs opposables vous permettant de la récupérer. Nos juristes analysent votre situation et vous proposent une stratégie adaptée. Nous privilégions toujours la résolution amiable afin de tenter de résoudre le litige rapidement et à moindre coût. N’hésitez pas à nous contacter !

Photo de kat wilcox provenant de Pexels