Une marque est valable sur un territoire. Ce territoire est en général un seul pays(marque nationale). Il existe toutefois des marques régionales qui visent un ensemble de pays à l’aide d’un seul titre (par exemple la marque communautaire). Enfin, il existe le système de Madrid qui permet de déposer une marque internationale désignant un certain nombre de pays au choix.
Les marques nationales
Ce sont toutes les marques que vous pouvez déposer en vous adressant directement à l’office des marques du pays. En France, il s’agit de l’INPI. Aux Etats-Unis, l’USPTO, au Benelux l’OBPI, en Corée le KIPO, au Japon le JPTO, etc… Chaque pays du monde a son propre office de propriété industrielle auprès duquel il est possible de déposer une marque.
Opter pour un dépôt de marque nationale dans chaque pays dans lequel vous souhaitez protéger votre marque peut s’avérer coûteux pour deux raisons :
- Vous devrez payer « plein pot » les taxes de dépôt dans chaque pays
- Pour certains pays vous serez obligé de passer par un mandataire local tel qu’un avocat, ce qui entraînera des frais supplémentaires
La marque nationale dans votre pays d’origine sera toutefois indispensable pour déposer une marque internationale (cf plus bas).
Les marques régionales
Ces sont des titres uniques qui protègent votre marque dans un ensemble de pays déterminé. Les marques régionales existantes sont à ce jour :
- La marque de l’Union Européenne permet de protéger votre marque dans les 28 pays membres de l’Union Européenne. Il n’est pas possible de choisir les pays dans lesquels la marque prendra effet. Ce sont les 28 pays ou rien. Elle est déposée auprès de l’EUIPO (ex OHMI).
- La marque OAPI, déposée auprès de l’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle. Une marque déposée en OAPI couvre automatiquement les 17 pays africains membres de ce système (Benin, Burkina Faso, Cameroun, Centrafrique, Comores, Congo, Côte d’Ivoire, Gabon, Guinée, Guinée Bissau, Guinée Equatoriale, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad, Togo).
Ces marques ont un avantage important : elles sont beaucoup moins chères qu’un dépôt dans chacun des pays qu’elles couvrent.
L’inconvénient (car il faut bien qu’il y en ait un) est que si un tiers s’oppose à l’enregistrement de votre marque dans l’un des pays qu’elle couvre, alors l’ensemble de la marque régionale tombera. En effet, la marque régionale doit couvrir l’ensemble des pays qui en sont membres, il est impossible de découper la protection et de ne couvrir que quelques pays. Il est donc logique que, si cette marque ne peut pas être valable dans un des pays, elle soit entièrement refusée à l’enregistrement. Exemple : vous déposez une marque européenne, et un polonais fait opposition sur la base d’une marque nationale polonaise antérieure dont il est titulaire. L’EUIPO estime que l’opposition est fondée. Toute votre marque communautaire est refusée à l’enregistrement.
Les recherches d’antériorité préalables au dépôt (cf notre fiche pratique à ce sujet) sont donc très importantes lorsque vous avez un projet de marque communautaire. En effet, les chances d’opposition des tiers sont multipliées par 28 par rapport à un dépôt de marque nationale. Notez qu’une demande de marque européenne sur cinq fait l’objet d’une opposition, selon l’OHMI.
Pour la marque européenne, toutefois, une règle de transformation existe, c’est-à-dire qu’en payant une taxe, votre marque européenne peut se transformer en demandes nationales dans les pays de l’Union qui vous intéressent. Notez cependant que vous devrez alors payer dans chaque pays les taxes de dépôt comme si vous aviez déposé des demandes de marques nationales dès le départ. Les marques enregistrées seront des marques nationales.
La marque internationale
Cette dénomination laisse faussement penser que votre marque sera valable dans tous les pays du monde. Loin s’en faut. En réalité la marque internationale permet simplement de centraliser des demandes de marques à l’étranger auprès de l’OMPI (l’Office Mondial de la Propriété Intellectuelle).
Imaginez que vous achetez un récipient que vous remplissez avec les pays qui vous intéressent. La marque internationale, c’est cela : vous payez une première taxe pour avoir un numéro de marque internationale, et vous payez ensuite pour chaque pays (les tarifs diffèrent en fonction des pays) que vous souhaitez viser. Vous pouvez aussi viser les marques régionales via ce système. Elles ont leur propre taxe.
Attention, tous les pays du monde ne font pas partie du système de la marque internationale. C’est le cas notamment du Canada ainsi que de la plupart des pays d’Amérique du Sud et du Golfe. Vous trouverez la liste des pays membres en suivant ce lien : liste des pays membres.
Pour pouvoir déposer une marque internationale, il y a une condition sine qua non : vous devez être titulaire d’une marque nationale ou régionale de base, qui servira de socle à la marque internationale. La seconde ne peut exister sans la première. Votre marque internationale sera alors identique à votre marque de base.
Les avantages de ce système
- Les coûts de dépôt sont souvent bien moins importants que si vous déposiez des marques nationales
- Les démarches sont simplifiées puisque vous n’avez pas à effectuer une demande par pays
- En cas de refus d’enregistrement dans un pays, la marque internationale ne sera pas touchée. Seule l’extension dans ce pays sera refusée.
Les inconvénients
- Peu économique si vous ne visez qu’un ou deux pays. N’hésitez pas à comparerles coûts avec ceux de dépôts de marques nationales.
- Le lien de dépendance entre votre marque nationale de base et la marque internationale pendant 5 ans : si votre marque de base tombe (pour une raison quelconque telle qu’une action en annulation engagée par un tiers) dans les 5 premières années d’existence de votre marque internationale, celle-ci sera également annulée. Il est donc très important de baser sa marque internationale sur une marque de base forte (pour laquelle vous avez réalisé des recherches d’antériorité, et qui est utilisée pour éviter la déchéance).