Qu’est-ce que la déchéance pour défaut d’usage ?
Une marque doit être utilisée pour pouvoir être conservée. Un arrêt de l’usage d’une marque pendant 5 ans ou plus permet à tout tiers intéressé d’en demander en justice la déchéance pour non usage. En conséquence, le titulaire perdra ses droits sur la marque pour l’avenir, qui pourra être utilisée par quelqu’un d’autre.
Pour en savoir plus sur l’obligation d’usage, consultez notre fiche pratique dédiée : l’obligation d’usage d’une marque.
La déchéance est-elle automatique ?
Non, il faut qu’une personne la demande. Une marque ne disparaît pas automatiquement si elle n’est pas utilisée.
Par ailleurs, la déchéance ne peut pas être demandée :
en France, avant la fin de la période de 5 ans à compter de la date de publication de l’enregistrement
en matière de marque communautaire, avant la fin de la période de 5 ans à compter de la date d’enregistrement
Quelle est la procédure de déchéance ?
Pour demander la déchéance d’une marque française, il faut aller devant le TGI (Tribunal de Grande Instance), avec l’assistance obligatoire d’un avocat. La procédure est longue et peut devenir coûteuse si l’adversaire se défend.
Pour une marque de l’Union Européenne, il faut faire une demande à l’EUIPO (anciennement OHMI) en remplissant un formulaire.
Dans les deux cas, le demandeur se contente de demander la déchéance pour non usage sans avoir à fournir de preuves particulières. En effet, il est impossible pour le demandeur de prouver qu’une marque n’est PAS utilisée. Il est plus simple de prouver qu’elle l’est. C’est donc au défendeur (le titulaire de la marque attaquée en déchéance) de soumettre des preuves d’usage.
Quelles conditions pour les preuves d’usage ?
Tout d’abord, les preuves d’usage sont des documents datés qui permettent de déterminer que la marque a été utilisée pendant une certaine période. En l’occurence, il s’agit des 5 dernières années précédant la demande de déchéance.
Par ailleurs, elles doivent mentionner la marque telle que déposée, et en lien avec lesproduits et services visés dans le dépôt. Inutile de prouver l’usage pour des produits qui ne seraient pas protégés par la marque.
Les preuves d’usage peuvent être des factures individualisant clairement les produits, des publicités ou annonces parues dans des magazines ou des journaux, des revues de presse, des catalogues, des étiquettes, des emballages… Les données chiffrées telles que le chiffre d’affaire de la société, les volumes de vente, les barèmes de prix et lemontant des dépenses publicitaires sont également importantes. Vous pouvez également avoir recours à des sondages et à des attestations sur l’honneur (par exemple de distributeurs ou de fournisseurs).
L’essentiel est de faire état d’un usage sérieux, c’est à dire d’un usage commercial (et non seulement interne à l’entreprise) étendu, volumineux et fréquent. Si par exemple la marque n’a été utilisée que sur une très courte période, voire pour un seul événement, il y a de fortes chances pour que l’usage sérieux ne soit pas retenu. Notez toutefois qu’un usage peu volumineux peut être compensé par une grande fréquence, et inversement.
Enfin, il faut noter que l’INPI est beaucoup moins sévère dans l’étude des preuves d’usage que l’EUIPO ou les tribunaux. Ainsi le dépôt des preuves d’usage requiert très peu d’argumentation devant l’INPI, alors que l’EUIPO demande que l’on détaille son argumentaire, et est beaucoup plus regardant sur les produits précis qui font l’objet de preuves d’usage. Et pour cause : en France, l’INPI n’est pas compétent pour apprécier le contenu des preuves d’usage (si une des parties les conteste, il faut aller devant le tribunal qui seul peut être saisi d’une action en déchéance), alors qu’au plan européen, l’EUIPO a le pouvoir de prononcer la déchéance d’une marque.
Si ma marque n’est que partiellement utilisée, encourt-elle la déchéance totale ?
Non, si le défendeur peut prouver l’usage de sa marque pour une partie seulement des produits et services visés dans le libellé, alors la marque ne sera déchue que pour les produits et services pour lesquels aucune preuve d’usage n’aura été soumise.
Comment prévenir le risque de déchéance pour non usage ?
Il existe plusieurs solutions à mettre en oeuvre pour éviter ce risque :
alimenter régulièrement un dossier de preuves d’usage. On a vu des sociétés jeter leurs archives suite à un déménagement par exemple, et perdre ainsi des preuves importantes de leur usage passé.
vérifier régulièrement les conditions de l’usage : est-il suffisant, est-il bien en rapport avec les produits et services visés dans le libellé ?
Si les produits ou services ont changé, il est temps d’envisager un nouveau dépôt de la marque.
Si l’usage est insuffisant, se poser les bonnes questions : souhaitez-vous abandonner cette marque ou la redynamiser ? Dans le second cas il convient de mettre en place une campagne à cet effet (nouveau produit, publicité…).
dans la mesure du possible, ne pas modifier l’aspect de la marque. En effet, la marque doit en principe être utilisée telle qu’elle a été déposée. Dès lors, si la marque est utilisée sous une forme modifiée, cette nouvelle forme ne doit pas altérer le caractère distinctif de la marque déposée. En clair, la nouvelle forme utilisée ne doit pas différer de la marque déposée sur des éléments importants qui porteraient la distinctivité de la marque.
Par exemple, pour une marque dont la distinctivité résiderait dans le logo, si ce dernier est fortement modifié, voire remplacé par un autre, alors un juge estimera que l’usage de la forme modifiée ne permet pas de prouver l’usage de la marque déposée.
Dans un tel cas, les preuves d’usage que vous soumettriez ne seraient pas recevables. Dès lors, si vous constatez que vous avez modifié votre marque de façon significative, il faut envisager un nouveau dépôt par mesure de sécurité. Evidemment, l’appréciation de l’impact des modifications se fait au cas par cas et reste à la discrétion des juges.