Les étapes à respecter pour enregistrer une marque

Avant le dépôt de marque

S’assurer de la distinctivité de sa marque

La marque que vous choisissez doit être distinctive, c’est à dire qu’elle doit être arbitraire par rapport aux produits et/ou services qui seront visés dans votre libellé. SI votre marque décrit vos produits ou services, ou l’une de ses caractéristiques, alors elle ne peut pas être enregistrée par l’INPI, ni par aucun autre office étranger. Par exemple, la marque VOYAGE CHIC ne peut pas être enregistrée pour des services d’organisation de voyages, car le terme “voyage” est descriptif du produit fourni, et “chic” est descriptif de l’une de ses caractéristiques, à savoir qu’il s’agit d’un voyage haut de gamme.

Choisir le signe le plus adéquat

Une fois que vous vous serez décidé sur le nom, il faudra choisir le signe qui fera l’objet du dépôt. Beaucoup de déposants croient qu’il est possible de protéger plusieurs variantes d’une même marque dans un même dépôt, notamment en incluant dans le même fichier la version verbale (juste le nom), une ou plusieurs versions de logo, et/ou l’adresse web de son site internet incluant le nom en question. Exemple de marque sous une forme régulièrement déposée à l’INPI :

C’est une grave erreur. En effet, la marque doit toujours être utilisée telle qu’elle a été déposée. Dès lors, si le visuel que vous soumettez à l’INPI comprend plusieurs variantes, il sera considéré comme une marque semi-figurative globale : vous devrez utiliser toutes ces variantes ensemble, pour valider l’usage de votre marque. Ce qui n’arrivera pas. Votre marque est donc en danger de n’avoir aucune valeur, puisque vous ne l’utiliserez pas telle que déposée. Au bout de 5 ans, elle pourra être annulée par tout tiers intéressé, et sera indéfendable.

Le signe adéquat est soit :

• Une marque verbale : le nom seul, sans aucun élément graphique. C’est la meilleure forme à adopter, a fortiori si le nom est distnictif. Cela vous permet d’utiliser ensuite votre marque sous la forme graphique de votre choix, de changer de logo à volonté, etc…
• Une marque semi-figurative : le nom associé à des éléments graphiques. A choisir uniquement si le nom que vous voulez déposer n’est pas très distinctif dans votre domaine d’activité.
• Une marque figurative : un logo, principalement. Elle permet d’obtenir un droit de marque sur le logo, qui est par ailleurs en principe protégé par le droit d’auteur. C’est une marque à déposer si vous avez le budget ou si votre logo ne peut pas être protégé par le droit d’auteur par manque d’originalité.

Exemple de différentes formes d’une même marque (marque européenne n°14915672):

Marque verbale	Marque semi-figurative	Marque figurative
B.I. PHOENIX

En savoir plus sur les différentes formes de marques.

S’assurer de la disponibilité de sa marque

Avant de déposer sa marque, il faut être sûr que la même marque, ou une marque proche, n’a pas été enregistrée par un tiers avant vous, dans votre secteur d’activité ou un secteur proche. Pour ce faire, il faut procéder à des recherches d’antériorités qui sont le seul moyen de connaître l’environnement juridique de votre projet. Il y a deux types de recherches :

• La recherche à l’identique : il s’agit d’un premier filtre qui permet de vérifier qu’il n’y a pas déjà un droit antérieur identique à votre projet dans votre secteur d’activité.
• La recherche approfondie, ou recherche de similitudes : cette recherche est effectuée à partir du moment où on n’a relevé aucune antériorité gênante lors de la recherche à l’identique. En général, on la limite aux marques antérieures, et elle permet de vérifier parmi les marques similaires à votre projet celles qui pourraient représenter un obstacle. Par exemple, si votre projet est CANOPI, des marques telles que CASSOPI, KAMOPEE, TAPOPI… peuvent être suffisamment gênantes pour empêcher votre dépôt.

Les recherches parmi les marques antérieures ne suffisent pas : il faut les compléter par des recherches parmi les dénominations sociales antérieures et les noms de domaine antérieurs, qui sont également des droits opposables à une marque postérieure.

Bien sélectionner les classes de produits et services

La Classification de Nice contient 45 classes, dont 34 classes de produits et 11 classes de services. Ces classes sont censées contenir tous les produits et services possibles et imaginables, les vôtres n’y faisant pas exception.

Si certaines classes ont un libellé simple, comme la classe 25 qui ne concerne que les vêtements, d’autres sont des classes fourre-tout comme la classe 9 qui contient, entre autres les DVD, les lunettes de soleil, les ampèremètres et les extincteurs. Néanmoins, toutes les classes répondent à une logique particulière qu’il faut s’approprier afin de faire le bon choix, puis de rédiger le libellé qui correspond réellement à son activité.

Rédiger un libellé sur-mesure

Afin d’obtenir la meilleure protection possible pour sa marque, il faut rédiger un libellé “à la main”, c’est à dire qu’il faut s’émanciper au maximum des propositions pré-rédigées de l’INPI tout en respectant l’esprit de chaque classe de produits ou services. Ce travail de rédaction est toutefois difficile à réaliser sans expérience, car il nécessite une très bonne connaissance de la logique suivie par chaque classe et des techniques rédactionnelles permettant de formuler des libellés d’une manière acceptable par l’INPI.

Faire appel à un conseil en marques

Au cours de la préparation du dépôt, un Conseil en Propriété Industrielle (CPI), professionnel spécialisé en marques, est particulièrement compétent pour vous orienter sur le bon choix de marque, de signe à déposer et de classes. Sa grande valeur ajoutée concerne principalement les recherches d’antériorités et la rédaction de libellé : grâce à son expérience du droit des marques, il sait parfaitement analyser les résultats d’une recherche et évaluer les risques représentés par les marques antérieures relevées. Il maîtrise également toutes les techniques nécessaires à la rédaction d’un libellé sur-mesure, protecteur et adapté à votre activité. Faire appel à un CPI.

Pendant le dépôt

Bien choisir le déposant

Le choix du titulaire de la marque doit se faire avec précaution. Peuvent être titulaires d’une marque :

• Un particulier
• Une société
• Un particulier, au nom et pour le compte d’une société en cours de formation

Sachant que, juridiquement, il est toujours préférable que ce soit l’entité qui exploite la marque qui en soit le titulaire, le mieux est que votre société soit titulaire de la marque, sauf :

• si elle est en cours de création, auquel cas vous pouvez la déposer en votre nom, pour le compte de la société en création. Il faudra alors procéder à une régularisation auprès de l’INPI
• si vous n’avez pas de société (particulier sans statut juridique, auto-entrepreneur…).

Aucun choix n’est définitif, en ce sens qu’il est toujours possible de céder une marque à un nouveau titulaire, moyennant la rédaction d’un contrat en bonne et dûe forme, et de son inscription au registre de l’INPI.

Respecter les différentes étapes de la procédure

La procédure de dépot est rapide mais encore faut-il la réaliser correctement :

• Renseigner le bon titulaire avec une adresse email et une adresse physique valides : des emails et des courriers vous seront envoyés par l’INPI.
• Renseigner le nom de marque verbale, ou joindre un fichier pour une marque semi-figurative ou figurative, respectant les prérequis de l’INPI en termes de format et de poids.
• Choisir les classes et rédiger idéalement son libellé en “texte libre”.
• Choisir d’étendre ou non la protection de sa marque à la Polynésie Française, moyennant une taxe supplémentaire de 60 euros.
• Générer et relire le formulaire de dépôt afin de vous assurer que vous n’avez rien oublié ou qu’il n’y a pas de faute, car il n’est plus possible de faire des modifications par la suite.
• Payer les taxes par carte bancaire.
• Signer électroniquement le dépôt.

Après le dépôt

Répondre aux éventuelles objections ou oppositions

L’INPI peut être amené à formuler des objections à l’enregistrement de la marque par le biais de notifications d’erreurs matérielles. Il s’agit en général de problèmes de libellé, qui a besoin de précisions. Il est possible d’y répondre afin de rectifier le tir et reprendre la procédure.

Les tiers peuvent également former opposition à l’encontre de votre dépôt. Après analyse des chances de succès, il peut être pertinent d’y répondre afin d’obtenir tout de même l’enregistrement de votre marque, en tout ou partie. Pour ce type de litiges, nous vous recommandons fortement de recourir à un Conseil en Propriété Industrielle pour vous aider.

Surveiller sa marque

Beaucoup pensent qu’une fois déposée, la marque est protégée et n’a plus besoin qu’on s’occupe d’elle jusqu’à son renouvellement dans 10 ans. Or, pendant toute sa durée de vie, il faut défendre le monopole qu’elle représente. En effet, de nombreuses marques postérieures à la vôtre peuvent être déposées par des tiers, dans votre domaine d’activité, et venir empiéter sur vos droits. La surveillance permet d’avoir connaissance de ces dépôts, et d’empêcher l’enregistrement de ceux qui seraient susceptibles de créer un risque de confusion pour le public, et de détourner votre clientèle vers un concurrent.