Le difficile développement des marques de cannabis aux Etats-Unis
Depuis quelques années, on remarque une tendance accrue des Etats à légaliser le cannabis, pour un usage médical ou récréatif. Aujourd’hui, seuls l’Uruguay et le Canada autorisent au niveau national la vente et la consommation de marijuana récréative. Mais nombreux sont les pays qui envisagent de suivre cette voie. Aux Etats-Unis, on compte ainsi une dizaine d’Etats autorisant une consommation privée. Toutefois, l’usage, la possession, la vente, la culture et le transport du cannabis sont toujours illégaux aux Etats-Unis en vertu de la loi fédérale. Cette dualité pose notamment problème au regard du droit des marques.
L’USPTO et le blocage des marques de cannabis récréatif
Au cours des dernières années, de nombreuses start-ups se sont lancées dans l’industrie florissante du cannabis. Ces jeunes pousses (dispensaires, cultivateurs, vendeurs) ont connu un développement rapide, avec notamment plusieurs sociétés cotées en bourse. Et comme toute autre entreprise, elles ont souhaité obtenir une protection de leur propriété intellectuelle, et en particulier via le dépôt de marques protégeant leur activité.
Toutefois, le cannabis étant toujours interdit au niveau fédéral, les demandes de marques auprès de l’USPTO (l’Office américain de la propriété intellectuelle) sont systématiquement refusées. Le plus souvent, l’Office justifie son refus en indiquant : « étant donné que les produits et/ou services identifiés sont constitués d’articles ou d’activités interdits par la loi réglementant les drogues et autres substances, le demandeur ne peut avoir l’intention de bonne foi d’utiliser légalement la marque demandée dans le commerce en rapport avec les produits et/ou services en question. »
Dès lors, les entreprises du secteur ont tenté d’obtenir une protection par des voies dérivées.
Les tentatives de contournement de l’interdiction fédérale
Plusieurs entreprises ont ainsi choisi de déposer des marques locales, dans les Etats où le cannabis récréatif est légal. En effet, en plus du registre fédéral de l’USPTO, chaque Etat américain tient son propre registre des marques de commerce. Le principal inconvénient est la limitation de la protection obtenue. En effet, il n’est pas possible d’opposer une marque californienne à un concurrent qui se trouve au Nevada. Un dépôt local ne permet que de lutter contre des concurrents opérant dans le même Etat.
Une autre technique consiste à obtenir une marque fédérale pour des produits et services autres que le cannabis. Ainsi, des entreprises déposent leur marque auprès de l’USPTO en visant des produits dérivés (T-shirts, sacs, chapeaux) ou des services accessibles par internet (sites d’information sur la marijuana, répertoire en ligne de dispensaires, etc.).
Le risque est que la marque ne soit pas suffisamment utilisée pour ces produits et services secondaires, et qu’elle soit déchue. Pour éviter cela, il est préférable de déposer et d’utiliser sa marque pour des produits voisins. Ainsi, le déposant pourrait légalement déposer sa marque pour vendre du tabac ou des produits pour vapoter. De même, une entreprise qui commercialiserait des cookies ou des bonbons au cannabis, pourrait développer une gamme de produits sans THC afin de bénéficier de la protection pour ces produits.
Vers une évolution de la législation américaine ?
Nombreuses sont les entreprises qui tentent d’obtenir un assouplissement de la législation fédérale, afin de pouvoir bénéficier de marques couvrant réellement les produits et services liés au cannabis récréatif. En attendant, des sociétés utilisent le droit des brevets pour protéger les produits eux-mêmes. Ainsi, depuis 2008, on note une forte augmentation aux Etats-Unis du nombre de brevets sur les variétés de marijuana.
MedMen, une société californienne pionnière dans le cannabis récréatif et présente dans plusieurs Etats, est allée jusqu’à déposer une demande de marque « CANNABIS » visant des tee-shirts. Après avoir obtenu l’enregistrement de son logo, une feuille de marijuana stylisée, la société tente de poursuivre sur sa lancée. Les experts prédisent un refus de l’USPTO. Mais MedMen désire avant tout faire réagir l’Office américain. Cette marque ne vise pas de produits illégaux, et l’USPTO devra trouver de nouveaux arguments pour la rejeter.