Une marque, pour être valable, doit être distinctive, c’est-à-dire qu’elle doit permettre de différencier les produits d’une entreprise de ceux d’une entreprise concurrente.
Et pour distinguer ses produits de ceux des autres, il faut à tout prix éviter de tomber dans le piège de la descriptivité, et privilégier une marque arbitraire.
La descriptivité, qu’est-ce que c’est ?
La descriptivité, c’est lorsqu’on utilise un mot ou une expression à titre de marque, alors même que ce mot ou cette expression a un lien direct ou indirect avec le produit ou service que l’on propose.
- Lien direct: la marque désigne le produit ou le service en tant que tel.
Par exemple : COUTEAU pour désigner des couteaux, ou des services d’aiguisage de couteaux. Ici, le terme « couteau » est directement descriptif du produit visé ou de l’objet du service rendu.
- Lien indirect : la marque fait référence à une caractéristique essentielle du produit ou du service.
Par exemple : TRANCHANT pour des couteaux, ou encore LUXE pour des voyages. Dans le premier cas, on comprend que les couteaux proposés sont tranchants, ce qui ne permet pas de les différencier de ceux de la concurrence, qui sont également censés être tranchants. Dans le second cas, on imagine que les voyages proposés sont des voyages de luxe, ce qui n’est pas uniquement réservé à l’entreprise qui souhaite utiliser LUXE à titre de marque.
Les termes que l’on considère comme descriptifs sont des termes qui doivent rester disponibles pour l’ensemble des opérateurs d’un même marché. Il serait en effet malvenu de concéder un monopole d’exploitation sur un mot à un seul opérateur, alors même que ce mot est couramment utilisé par tous dans leur communication.
A l’inverse, le terme COUTEAU ou TRANCHANT utilisé comme marque de vêtements ne posera aucun problème, puisque même s’il s’agit de termes du langage courant, ils n’ont aucun lien avec le produit en question.
Conséquence de la descriptivité : la marque sera refusée à l’enregistrement.
Le cas du slogan
Le slogan est dans certains cas considéré comme descriptif car il vante les mérites d’un produit ou d’un service et peut ainsi être perçu par le consommateur comme un simple message publicitaire, et non comme une marque capable de distinguer ses produits de ceux des concurrents (on y revient toujours). Prudence, donc, avec les slogans. Une bonne analyse de ces derniers s’impose avant de se lancer dans un dépôt.
Est-il possible de contourner le refus d’enregistrement dans le cas d’une marque descriptive ?
Oui, cela est possible, en ajoutant un élément réellement distinctif à votre marque. Par exemple, un logo suffisamment présent au sein de la marque pour attirer à lui toute la distinctivité. En effet, les logos sont eux aussi soumis à une obligation de distinctivité. Si vous êtes producteur de pommes et que votre logo représente une pomme, il y a de fortes chances pour qu’il soit refusé à l’enregistrement, car il désigne directement le produit vendu. Par ailleurs, certains logos sont considérés comme trop simples pour apporter de la distinctivité à une marque. Par exemple, une simple étoile à la place d’un point sur un « i » peut ne pas suffire à rendre votre marque suffisamment distinctive.
Et attention : votre logo vous permettra peut-être d’obtenir l’enregistrement de la marque, mais celle-ci ne bénéficiera que d’une protection très réduite. En effet, le mot descriptif au sein de votre marque ne sera pas protégé, c’est tout au plus le logo qui le sera. Dès lors, si vous changez de logo au cours de la vie de votre entreprise, alors votre marque perdra tout son intérêt.
D’une manière générale, il est préférable d’éviter le dépôt d’une marque descriptive, même si elle contient un logo.
Qu’est-ce qu’une marque arbitraire ?
C’est une marque qui n’a aucun lien avec le produit ou service que vous offrez sous ce nom. Cela peut être un terme inventé, un nom de famille, une anagramme (les lettres du mot ont été mises dans le désordre pour créer un néologisme), un acronyme (la première lettre de chaque mot d’une expression)…
La marque arbitraire est potentiellement celle qui a le plus de force juridique, car le nom en tant que tel bénéficie d’une protection telle que vous pouvez vous opposer à des dépôts ou des usages de marques identiques ou seulement proches de votre enregistrement. Alors que la marque descriptive ou en partie descriptive a une protection souvent réduite à sa reproduction à l’identique.
Exemples de marques arbitraires : Nike, Apple, Canon, Fanta, Toshiba, Haribo…
Attention : même dans le cas d’une marque arbitraire, vous n’êtes pas dispensé de réaliser des recherches d’antériorité, car quelqu’un a pu y penser avant vous ou déposer une marque proche. Nous vous invitons à consulter nos offres pour plus d’informations.
Acquisition et perte de distinctivité
La distinctivité s’apprécie au jour du dépôt de la marque. Une marque très ancienne peut paraître peu distinctive aujourd’hui mais peut rester enregistrée du fait qu’elle était distinctive le jour de son dépôt. Mais ces marques peuvent doucement se laisser glisser vers la dégénérescence et perdre leur distinctivité. Cf à ce sujet notre fiche sur la dégénérescence.
La distinctivité peut aussi s’acquérir alors même qu’à la base, le terme ou l’expression composant la marque est complètement descriptif. C’est le cas lorsqu’une marque descriptive est globalement reconnue par les consommateurs comme faisant référence aux produits ou services d’une entreprise bien identifiée.
Le meilleur exemple, et le plus récent, de l’acquisition de la distinctivité par l’usage, concerne la marque « vente-privee.com ». Il s’agit là d’une expression descriptive puisqu’en lien avec des services de ventes promotionnelles de tous types de produits ou services. Le « .com » n’apporte quant à lui aucune distinctivité supplémentaire. Mais la Cour d’Appel de Paris a décidé fin 2014 que la marque vente-privee.com a acquis un caractère distinctif du fait d’un usage continu, intensif et large auprès d’un public qui, dans une proportion significative, fait le lien entre cette marque et la société qui l’exploite, et ne la confond pas avec ses concurrents.