Annulation de marque : la procédure de nullité devant l’INPI

Jusqu’en mars 2020, seule la voie judiciaire permettait d’obtenir l’annulation d’une marque française antérieure. Comme toute action en justice, il s’agissait d’une procédure longue et coûteuse, qui était souvent réservée à de grandes entreprises ayant des moyens suffisants.

Avec l’entrée en vigueur de la loi Pacte, il est désormais possible de réaliser des demandes en nullité de marques directement devant l’INPI. Il s’agit d’une procédure administrative, rapide et peu coûteuse, qui devrait permettre de libérer les registres de marques antérieures non-exploitées ou non conformes aux exigences légales.

L’objet des actions en annulation

Pour qu’une marque soit valable, elle doit répondre aux conditions suivantes (Art. L.711-3 et 4 CPI) :

• être distinctive
• ne pas porter atteinte à l’ordre public ou aux bonnes mœurs
• ne pas être trompeuse
• être disponible (c’est-à-dire qu’elle ne doit pas porter atteinte à un droit antérieur, comme une autre marque, un nom de domaine, une appellation d’origine ou une dénomination sociale).

Lors du dépôt de la marque, un premier contrôle est opéré par l’INPI (qui ne va cependant pas contrôler la disponibilité). Toutefois, il arrive que des marques soient enregistrées, alors même qu’elles ne réunissent pas toutes ces conditions essentielles.

Dans ce cas, la marque encourt le risque d’être annulée. L’action en nullité doit se fonder soit sur un motif absolu (marque trompeuse, marque déposée de mauvaise foi, marque contraire à l’ordre public) soit sur un motif relatif (atteinte à un ou plusieurs droits antérieurs).

Qui peut agir en nullité ?

Si la demande en nullité est fondée sur des motifs absolus, elle peut être présentée par toute personne physique ou morale. Il n’est pas nécessaire de démontrer un intérêt à agir. Mais, si la demande est fondée sur un droit antérieur, elle doit être présentée par le titulaire du droit concerné. Ce dernier devra apporter la preuve de l’existence de son droit antérieur.

S’agissant d’une procédure administrative, il n’est pas obligatoire de se faire représenter (sauf cas particuliers). Cependant, compte tenu de la complexité et de la technicité juridique de la procédure en annulation, il est fortement recommandé de faire appel à un mandataire professionnel.

Quand présenter une demande en annulation ?

À tout moment : il n’y a aucun délai légal pour présenter une demande en nullité. En outre, la demande en nullité est imprescriptible.

Cette procédure porte sur toutes les marques françaises (ou internationales ayant leur effet en France). Une procédure similaire existe devant l’EUIPO pour les marques européennes.

Mais l’action peut être bloquée en raison de la tolérance du titulaire du droit antérieur invoqué. Cela signifie que si le demandeur de l’action en nullité a toléré pendant 5 années consécutives une marque postérieure dont il avait connaissance, il ne peut plus en demander la nullité. Charge à la partie dont la marque est sous le coup de la procédure d’annulation de démontrer que l’adversaire avait bien connaissance de sa marque (via d’anciens échanges de courriers entre eux, par exemple, au sujet de la marque).

Le déroulement de la procédure en nullité devant l’INPI

Il s’agit d’une procédure exclusivement électronique : la demande en annulation doit être déposée sur le portail e-procédures de l’INPI. Le demandeur doit payer une taxe de 600 €.

Cette procédure s’organise en 3 phases :

• Une phase de pré-instruction. Une fois la demande déposée, l’INPI va s’assurer que la demande est recevable. Il va également identifier le titulaire de la marque contestée et l’informer de la procédure.
• Une phase d’instruction. Les parties pourront échanger leurs arguments de façon contradictoire. Cette phase prendra fin dès que l’une des parties cesse de répondre.
• Une phase de décision : l’INPI a 3 mois pour rendre sa décision, qui sera communiquée aux parties.

(Source schéma : INPI)

La procédure en nullité est une procédure écrite et contradictoire : les parties sont invitées par l’INPI à confronter leurs arguments. Le titulaire de la marque contestée pourra alors invoquer des moyens de défense. A la fin de la phase d’instruction, les parties pourront, si elles le souhaitent, présenter des observations orales.

En tout, la procédure dure entre 5 mois et 1 an, en fonction du nombre d’échanges entre les parties. Aucune prorogation des délais n’est possible, mais une suspension de la procédure peut intervenir.

La décision de l’INPI

Les décisions de l’INPI sont inscrites au Registre national des marques et publiées au Bulletin officiel de la propriété industrielle (BOPI). Elles seront également accessibles en ligne, dans la base « Jurisprudences » du site de l’INPI.

Ces décisions ont les effets d’un jugement et ont une force exécutoire.

La nullité a un effet rétroactif et absolu. Cela signifie que la marque est censée n’avoir jamais existé.

Comme pour toutes les décisions de l’INPI, il est cependant possible de former un recours devant une Cour d’Appel.