trademark opposition

L’opposition en droit français et européen

The opposition procedure allows a third party with an earlier right to prevent the registration of a later mark which would infringe his rights.

On ne peut s’opposer qu’aux marques qui ont fait l’objet d’un dépôt devant un office de marques (INPI en France, EUIPO pour l’Union européenne…). Les marques qui sont utilisées sans avoir été déposées ne peuvent que fait l’objet d’une action en justice (en contrefaçon, en concurrence déloyale).

The opposition procedure in France

This was introduced in the Intellectual Property Code in articles L. 712-3 to L. 712-5 par une réforme de 1991. Avant que la procédure d’opposition ne fasse son apparition, les titulaires d’un droit antérieur se voyaient contraints de passer par un procès, et donc d’en supporter les frais et la longueur. Désormais, il suffit de former opposition devant l’INPI (Institut national de la propriété intellectuelle) moyennant des frais peu élevés (400 € de taxes INPI à ce jour) pour obtenir le rejet d’une demande d’enregistrement.

Who can form opposition?

Il y a quelques années, seuls les titulaires d’une marque antérieure déposée à l’INPI étaient habilités à former une opposition devant l’INPI. Depuis 2020, la procédure d’opposition est ouverte à tout titulaire d’un droit antérieur. Ce droit peut être une marque, une dénomination sociale, ou encore un nom commercial, une enseigne ou même un nom de domaine (sous certaines conditions).

The procédure d’opposition en France est également ouverte :

  • aux collectivités territoriales
  • aux organismes de défense et de gestion d’une indication géographique (IG) déposée auprès de l’INPI
  • au directeur de l’INAO (Institut National de l’Origine et de la qualité).

Mais de façon générale, la grande majorité des procédures d’opposition sont formées par les titulaires d’une marque enregistrée. Les titulaires d’une marque déposée non encore enregistrée peuvent aussi former opposition, mais l’INPI ne se prononcera qu’après l’enregistrement de leur marque.

What is the time limit for opposition?

En France, le délai d’opposition est de 2 mois à compter de la publication au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Une fois ce délai arrivé à échéance, une action en nullité reste possible pour les titulaires d’un droit antérieur.

What is the opposition procedure?

Pour formuler une opposition, le titulaire d’une marque antérieure doit le faire en ligne, sur le site de l’INPI. Plusieurs informations doivent figurer sur la demande d’opposition :

  1. The identity of the opponent as well as evidence of the existence of an earlier right (copy of the earlier trademark)
  2. The references of the later mark against which the opponent is filing an opposition
  3. La liste des produits et services concernés par la demande d’opposition
  4. Les moyens invoqués, c’est-à-dire les arguments soulevés par l’opposant pour démontrer que les marques en cause sont identiques ou similaires (comparaison des signes et comparaison des produits/services)

La taxe d’opposition en France s’élève à 400 euros (pour le 1er droit invoqué). Si plusieurs droits sont invoqués, il faudra payer des taxes supplémentaires.

If the opposition is deemed admissible by the INPI, the contested mark will be refused registration in whole or in part, but this will not entail any financial consequences for the parties. Indeed, the INPI does not have the power to order the loser to pay costs or damages, as this is a prerogative of the judges only.

L’une ou l’autre des parties, si elle est insatisfaite de la décision de l’INPI, peut former appel de la décision devant la Cour d’appel de Paris. A noter qu’aucun élément nouveau ne pourra être versé au dossier. Le juge statuera sur le même dossier que l’INPI.

The opposition procedure at European level

Le principe est le même que dans le cadre d’une opposition en droit français. Introduite par l’article 41 du Règlement sur la marque communautaire, celle-ci se fait exclusivement auprès de l’EUIPO (pour European Union Intellectual Property Office), l’organisme compétent with regard to European brands.

Who can form opposition?

L’opposition européenne est ouverte à un nombre élevé de titulaires de droits. Ainsi, peuvent former opposition :

  • les titulaires d’une marque européenne antérieure mais aussi, les titulaires d’une marque antérieure nationale (déposée dans un des 27 Etats-membres de l’UE) internationale désignant l’un quelconque des pays de l’UE
  • the holders of a sign used in the life of business (domain name, company name, trade name...)
  • owners of a well-known unregistered trademark (subject to demonstrating notoriety)

What is the time limit for opposition?

En Europe, le délai d’opposition est de trois mois à compter de la publication au Bulletin des marques européennes. Une fois ce délai arrivé à échéance, les titulaires d’une marque antérieure peuvent encore former une action en nullité devant l’EUIPO.

What is the opposition procedure?

The opposition procedure is similar to the French one in that it must also be in writing and contain the same information. However, the cost of the opposition and the consequences differ from the procedure before the INPI. At the European level, the opposition fee amounts to 320 euros. However, if the opponent wins the case, the losing party is often ordered to pay the opponent the costs of the opposition (fee + fixed compensation of €300).

If one of the parties wishes to challenge the EUIPO decision, it may bring the case before the Board of Appeal of EUIPO. The case may go as far as the Court of Justice of the European Union if necessary.

Mise à jour: 13/04/2022